Jack Daniels gana a lo grande el desafío de falsificar el juguete para perros “Dangerous Spaniels”

ANÁLISIS DE OPINIÓN

La entrada a la destilería Jack Daniel’s en Lynchburg, Tenn. (Tarheel1776 vía Shutterstock)

La decisión del jueves en Propiedades de Jack Daniel’s v. Productos VIP rechazó firmemente el uso de las marcas registradas de Jack Daniel’s por parte de un fabricante que vende una línea de juguetes para perros que se burlan de varios fabricantes de bebidas. El que aquí nos ocupa copia numerosos elementos de la famosa botella de Jack Daniel. En palabras de la jueza Elena Kagan:

• El juguete “tiene aproximadamente el mismo tamaño y forma que una botella ordinaria de Jack Daniel’s”;
• La “botella falsa” sigue al authentic al usar una “etiqueta negra con texto blanco estilizado y un borde de filigrana blanco”;
• El juguete tiene el nombre del producto (Dangerous Spaniels) “en una fuente y un arco similares” a los de la botella de Jack Daniel’s; y
• “Outdated No. 2 On Your Tennessee Carpet” reemplaza “Outdated No. 7 Tennessee Bitter Mash Whiskey”.

Todos los miembros de la corte se unieron a la opinión de Kagan y encontraron que ese juguete period una infracción condenable de las marcas de Jack Daniel.

Kagan apoya su análisis en dos puntos básicos del derecho marcario, resumidos enfáticamente al principio y reiterados al last de su opinión. Primero, el propósito básico de una marca registrada es “identificar[y] la fuente de un producto (esta es una Nike) y distinguis[h] esa fuente de otros (no de ninguna otra marca de zapatillas)”. En segundo lugar, el propósito central de la causa de acción por infracción de marca registrada en la Ley Lanham federal es la confusión, específicamente, la confusión “sobre el origen de un producto o servicio”. Ella bromea: “La confusión en cuanto a la fuente es la bestia negra de la ley de marcas, lo que se opone directamente a los objetivos gemelos de la ley de facilitar la elección de los consumidores y proteger la buena voluntad de los productores”, los cuales dependen de una identificación confiable de la fuente de productos.

La botella de Jack Daniel’s junto al juguete para perros “Dangerous Spaniels” de VIP Merchandise.

El tratamiento de Kagan de la disputa fluye directamente de esa base. En primer lugar, para ella la característica más importante del juguete de Dangerous Spaniels es el propósito para el que utiliza las marcas de Jack Daniel’s, “como designación de origen para [its] bienes propios.” Cualesquiera que sean las protecciones que las parodias puedan tener en otros contextos, Kagan razona que no puede haber una defensa especial de la Primera Enmienda cuando la marca copiada se usa de esa manera.

Pasa varias páginas, más de un tercio de la opinión completa, discutiendo el fallo de 1989 en Rogers contra Grimaldi, en el que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. rechazó el esfuerzo de la legendaria estrella de cine y bailarina Ginger Rogers para bloquear el uso del título “Ginger y Fred” en una película sobre dos artistas de cabaret italianos ficticios. El tribunal inferior en este caso pensó que rogers le dio al perro un pase libre debido a los aspectos “comunicativos” del juguete. La Corte Suprema no ha abrazado (o rechazado) directamente rogers, pero Kagan rechaza el tratamiento que le dio el tribunal inferior como completamente fuera de sintonía con la forma en que otros tribunales lo han entendido. En su opinión, los muchos “tribunales inferiores que adoptan una defensa de la Primera Enmienda basada en rogers” (excepto en este caso) nunca lo han aplicado a los casos “en los que se utiliza una marca registrada… para designar la fuente de una obra”. Más bien, lo han “limitado a… caso[s] en el que una marca se utiliza para realizar alguna otra función expresiva”.

Ella ofrece el memorable ejemplo de la canción “Barbie Lady”, que Mattel (el propietario de las marcas registradas de Barbie) no pudo bloquear porque “Barbie Lady” no sugirió que la canción fuera de Mattel: “[A] El consumidor no pensaría más que la canción fue producida por Mattel” de lo que pensaría que Janis Joplin y Mercedes Benz habían “formado una empresa conjunta” cuando escucharon “Janis Joplin canturrear ‘Oh Señor, ¿no me comprarías un mercedes benz?’” Resumiendo su perspectiva, Kagan concluye que “hagas lo que hagas con rogers — y… no tomamos posición al respecto… — siempre ha sido una doctrina encerrada”, limitada a productos que usan la marca de una “manera que no identifica la fuente”.

Habiendo fijado ese límite en cualquier defensa basada en rogers o la Primera Enmienda, Kagan nos recuerda que ha trazado ese límite a partir de la base doctrinal que utilizó para iniciar su opinión. Volviendo a esa base, cita la descripción de un importante tratado sobre la función central de las marcas registradas: “para indicar el origen de los bienes y así distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros”. Para los lectores que no pueden recordar la “bête noire” de la marca registrada de las páginas iniciales de la opinión, enfatiza que “[t]El pecado capital bajo la ley… es socavar” la capacidad de indicar de manera confiable la fuente de los bienes, y razona que “es más possible que surja confusión cuando alguien usa la marca registrada de otro como marca registrada… en lugar de alguna otra función expresiva”. Para los jueces, el tribunal inferior estaba profundamente “equivocado al creer que la Primera Enmienda exigía” protección para tal uso. “Cuando una marca se usa como marca”, el “interés en la libertad de expresión” obtiene toda la protección que necesita al exigir al propietario de la marca que demuestre un riesgo de confusión.

La opinión cierra con un breve rechazo de un fallo authorized separado que protege el juguete bajo un estatuto federal que previene usos que “diluyen” las marcas registradas como las de Jack Daniel’s. Ese estatuto tiene una excepción que protege los usos competitivos si su uso de la marca es “no comercial”. El tribunal inferior aquí trató el uso como “no comercial” porque “parodia” y “transmite[s] un mensaje humorístico” sobre Jack Daniel’s. Kagan considera que la lectura del estatuto es insostenible, porque la protección del estatuto para el uso justo está limitada, explícitamente, de modo que no se aplica al uso “como una designación de fuente para los propios bienes o servicios de la persona”. Haciéndose eco del análisis en la parte principal de su opinión (sobre la Ley Lanham), Kagan razona que el rechazo authorized explícito del Congreso de cualquier uso de protección “como designación de fuente” significa que el uso en cuestión aquí, directamente dentro de esa categoría, no puede ser protegido de una demanda por el titular de la marca Jack Daniel’s.

La Corte Suprema no suele decidir casos que se centren en cuestiones fundamentales del derecho de marcas, por lo que es possible que los tribunales inferiores consideren con frecuencia la discusión vigorosa sobre la importancia de la confusión aquí y los académicos en detalle. Para el observador, quizás lo más destacable del dictamen sea el tono muscular. Como en otros casos importantes de propiedad intelectual, este término: Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales, Inc. v. Goldsmith por los derechos de autor y Amgen Inc. contra Sanofi para las patentes vienen a la mente – el jack daniel’s el tribunal es mucho más asertivo de lo que suele ser en esta área al ofrecer principios básicos audaces e incondicionales como base para su decisión. En años anteriores, los jueces solían escribir con un tono tan vacilante y cauteloso que los tribunales inferiores y los académicos se sentían frustrados al tratar de discernir una línea clara de decisión en el razonamiento del tribunal. Ese no es un problema con los casos centrales de propiedad intelectual de este término.