La corte ordena sanciones monetarias después de que el demandante no responda a las solicitudes de descubrimiento supuestamente demasiado amplias

En Buergofol GmbH contra Omega Liner Firm, Inc.4-22-cv-04112 (DSD 13 de julio de 2023) (Karen E. Schreier), el tribunal concedió la moción del demandado para obligar y otorgó sanciones monetarias después de que el demandante no respondió en absoluto a las solicitudes de descubrimiento que el demandante había objetó como demasiado amplio porque el tribunal dictaminó que el demandante “todavía tenía la obligación de responder en la medida en que no objetó”.

En el caso, el demandante Buergofol GmbH alegó que el demandado Omega Liner Firm, Inc. infringió dos de sus patentes. Omega hizo una moción para obligar a Buergofol a responder al descubrimiento relacionado con el estado de la técnica y por los honorarios de los abogados. Omega le había pedido a Buergofol que identificara cada elemento del estado de la técnica y presentara todos los documentos y cosas que pudieran calificar como estado de la técnica para cualquiera de las dos patentes en litigio. Buergofol no respondió a las solicitudes de descubrimiento en absoluto, sino que objetó que las solicitudes eran “absurdamente demasiado amplias”, “indebidamente onerosas” y, por lo tanto, no “justifican”.[ing] una respuesta.”

Omega luego intentó reunirse y consultar con Buergofol, pero fue en vano. De hecho, el tribunal señaló que la insistencia de Buergofol en que no tenía la obligación de responder a las solicitudes de Omega utilizando incluso una definición revisada del estado de la técnica que Omega había proporcionado demuestra que Buergofol no estaba otorgando de buena fe.

Al considerar una moción para obligar, la parte solicitante debe hacer un umbral que demuestre que la información solicitada cae dentro del alcance del descubrimiento bajo la Regla 26(b)(1). Una vez que se ha realizado esta demostración de umbral, la carga pasa a la parte que se resiste al descubrimiento “para mostrar hechos específicos que demuestren que el descubrimiento es irrelevante o desproporcionado”. Sin embargo, como han sostenido muchos tribunales, “el hecho de que responder [discovery requests] será oneroso y costoso no es en sí mismo una razón para que un tribunal se niegue a ordenar el descubrimiento que de otro modo sería apropiado”.

Al solicitar la obligatoriedad, Omega argumentó que el estado de la técnica solicitado es relevante porque se relaciona con las posibles defensas de Omega de que las patentes en demanda son inválidas o inaplicables. Si bien Buergofol argumenta que el alcance del estado de la técnica solicitado es demasiado amplio e indebidamente oneroso, no niega que el estado de la técnica sea relevante. El tribunal estuvo de acuerdo en que la identificación y producción del estado de la técnica es relevante.

En cambio, Buergofol argumentó que las solicitudes de descubrimiento de Omega son demasiado amplias porque la definición de estado de la técnica abarca “todas las materias que existían antes de la fecha de presentación de los EE. UU. en forma de una de las categorías de divulgaciones enumeradas en 35 USC § 102”. Sin embargo, el Tribunal razonó que si bien el § 102 incluye varias categorías amplias de elementos que podrían privar a una invención de la novedad requerida para ser patentable, los tribunales federales han sostenido consistentemente que “[t]o anticipar una reivindicación, una referencia al estado de la técnica debe revelar todas las limitaciones de la invención reivindicada, ya sea explícita o inherentemente.” Debido a que esta limitación se incorporó implícitamente en la definición de estado de la técnica de Omega, las amplias categorías del § 102 no hacen que las solicitudes de descubrimiento sean demasiado amplias.

Buergofol también argumentó que las solicitudes de descubrimiento de Omega son demasiado amplias porque la definición de Omega de estado de la técnica también incluye un estado de la técnica análogo, y determinar si algo califica como estado de la técnica análogo “a menudo implica ambigüedades y supuestos fácticos que se derivan de una prueba authorized que es más fácil de establecer que lo que es”. Aplicar.” Por lo tanto, según Buergofol, las solicitudes de descubrimiento de Omega, que requieren que Buergofol emita juicios sobre el estado de la técnica análogo, “carecerían de especificidad y particularidad como lo requiere la Regla 26 . . . .” Una vez más, el Tribunal rechazó este argumento, razonando que debido a que el abogado de Buergofol tiene veinte años de experiencia en patentes y debido a que Buergofol es el solicitante unique de la patente, el abogado de Buergofol debería poder tomar decisiones de este tipo. Por lo tanto, el tribunal concluyó que Buergofol no ha demostrado que responder a las solicitudes de descubrimiento sería demasiado amplio o excesivamente oneroso y concedió la moción de Omega para obligar.

A continuación, el tribunal consideró la petición de Omega de adjudicación de honorarios y gastos de abogados conforme a la Norma Federal de Procedimiento Civil 37(a)(5)(A). Según esta Regla, “el tribunal debe—después de darle la oportunidad de ser oído, requerir a la parte . . . cuya conducta hizo necesaria la moción. . . para pagar los gastos razonables del solicitante incurridos al presentar la moción, incluidos los honorarios de los abogados[,]” sujeto a ciertas excepciones. Relevante aquí es la excepción que prohíbe que el tribunal otorgue tales honorarios y gastos si “la no divulgación, respuesta u objeción de la parte contraria estuvo sustancialmente justificada”.[.]La parte que se resiste a las sanciones tiene la carga de demostrar que su posición estaba sustancialmente justificada.

Al argumentar que estaba sustancialmente justificado no responder a las solicitudes de descubrimiento de Omega, Buergofol reafirmó que las solicitudes eran demasiado amplias y que incluso si hubiera considerado las solicitudes aclaradas de Omega, esas aclaraciones no habrían hecho que las solicitudes fueran menos amplias. El tribunal volvió a rechazar estos argumentos, razonando que incluso si la interpretación de Buergofol de la amplitud de las solicitudes period razonable, Buergofol aún tenía la obligación de responder en la medida en que no objetara.

En otras palabras, Buergofol tenía el deber de responder con el estado de la técnica conocido que consideraba dentro del alcance permitido por la Regla 26. Pero, en cambio, Buergofol sostuvo a lo largo de la disputa que no tenía ninguna obligación de responder a menos que Omega le hiciera entrega de una nueva solicitud de descubrimiento. El tribunal determinó que la posición no estaba sustancialmente justificada y concedió la petición de Omega de honorarios y gastos de abogados.

Este caso es un recordatorio de que el alcance del descubrimiento es amplio y que uno aún puede tener la obligación de responder a las solicitudes de descubrimiento en la medida de lo posible, incluso si dichas solicitudes son demasiado amplias o objetables de alguna manera.