Lectura restringida de la Corte Suprema de la Ley Lanham: más preguntas que respuestas

ANÁLISIS DE OPINIÓN

“Contemplación de la Justicia” fuera del edificio de la Corte Suprema. (Thomas Hawk a través de Flickr)

La semana pasada, la Corte Suprema celebró en Abitron Austria GmbH contra Hetronic Worldwide, Inc. que la Ley Lanham, el estatuto federal de marcas, alcanza únicamente conductas “donde el supuesto uso infractor en el comercio es doméstico” y que la confusión para los consumidores en los Estados Unidos no es relevante para el análisis. Al anular un veredicto del jurado de alrededor de $90 millones por actos de infracción que ocurrieron en gran parte en Europa, el tribunal concluyó por unanimidad que en el primer paso de su prueba para determinar si un estatuto se aplica extraterritorialmente, el Congreso no brindó la claridad requerida en el texto de la Ley Lanham. para superar la presunción contra la aplicación de una ley en el extranjero.

Pero el tribunal estaba profundamente dividido sobre cómo aplicar el paso dos de la prueba: si el enfoque de la ley permite que se aplique fuera de los Estados Unidos. La mayoría de cinco miembros, en una opinión escrita por el juez Samuel Alito, sostuvo que la conducta relacionado con el enfoque de la ley, que es “uso en el comercio”, debe ocurrir en los Estados Unidos. Al negarse específicamente a decir qué significa “uso en el comercio”, la opinión de la mayoría es casi con seguridad una receta para futuros litigios significativos en los tribunales inferiores. En una opinión concurrente a la que se sumaron tres colegas, la jueza Sonia Sotomayor habría sostenido que un demandado puede ser responsable en virtud de la Ley Lanham por una infracción que tuvo lugar en el extranjero si hubiera probabilidad de confusión entre los consumidores de los Estados Unidos.

El fondo

Hetronic Worldwide Inc. fabrica, vende y presta servicios de controles remotos de radio para equipos de construcción, que tienen una marca comercial distintiva registrada en los Estados Unidos. Autorizó a Abitron, una empresa alemana, para distribuir sus productos en Europa. Hetronic afirma que Abitron se involucró en ingeniería inversa secreta y, después de que las empresas se separaron, comenzó a vender productos de la marca Hetronic sin el permiso de Hetronic. Aunque Abitron realizó principalmente ventas en Europa, Hetronic demandó en su territorio native, el distrito occidental de Oklahoma. Hetronic invocó dos disposiciones de la Ley Lanham que prohíben el uso en el comercio de una marca comercial de una manera que pueda causar confusión. Un jurado otorgó a Hetronic $ 90 millones en daños.

La cuestión ante el Tribunal Supremo period si la Ley Lanham se aplica extraterritorialmente y en qué medida. El caso no llegó a la corte en una pizarra en blanco. En 1952, el tribunal celebró en Steele contra Bulova Watch Co. que la Ley Lanham amparaba la conducta de un ciudadano estadounidense que vendía en México relojes de lujo con el sello falso de una marca estadounidense. El acero tribunal se concentró en los efectos dañinos que los relojes falsificados tenían en los Estados Unidos. En las décadas posteriores acero, el tribunal ha desarrollado una prueba de dos pasos para determinar si una ley federal se aplica fuera de los Estados Unidos. La prueba se basa en la presunción de que una ley estadounidense generalmente no se aplica en el extranjero. En el paso uno de este análisis, un tribunal pregunta si hay una indicación afirmativa de que el Congreso pretendía que una ley en specific alcanzara la conducta extranjera. Si la respuesta es no, un tribunal determina en el paso dos el “enfoque” de la ley para ver si la demanda desencadena una aplicación interna permisible de la ley.

La opinión mayoritaria de Alito

Todos los miembros de la corte acordaron que bajo el paso uno de la prueba, la Ley Lanham no tiene aplicación extraterritorial. No se discute que el acto no tiene expresa declaración de extraterritorialidad. Hetronic, sin embargo, argumentó que se podría inferir una intención extraterritorial de la adopción por parte del Congreso de una definición excepcionalmente amplia de comercio en la ley, que se aplica a “todo el comercio que puede ser regulado legalmente por el Congreso”. Pero Alito afirmó que “[i]Es un ‘estatuto raro que claramente evidencia el efecto extraterritorial a pesar de carecer de una declaración expresa de extraterritorialidad’”.

Volviendo al paso dos y escribiendo solo para una mayoría de cinco miembros, Alito enfatizó que identificar el enfoque de un estatuto no es suficiente. La clave es la “conducta relevante al enfoque de la ley”, y esa conducta debe ocurrir en los Estados Unidos. Alito sostuvo que el enfoque de la Ley Lanham es el uso infractor de una marca registrada en el comercio; la confusión del consumidor no es un enfoque del estatuto. En opinión de la mayoría, la confusión es solo “una característica necesaria de un uso ofensivo”. Debido a que la cuestión “se refiere a la ubicación de la conducta relevante para el enfoque”, el “uso en el comercio” de una marca registrada en los Estados Unidos “proporciona la línea divisoria entre las aplicaciones extranjeras y nacionales de estas disposiciones de la Ley Lanham”. En otras palabras, si una marca falsa no se usa en el comercio nacional, la Ley Lanham no se aplica incluso si el uso crea confusión en los Estados Unidos.

Al llegar a esta conclusión, Alito desestimó el valor precedente de aceroexplicando que (i) el caso se decidió antes de que se desarrollara la prueba moderna de dos partes, y (ii) al menos algunos de los “pasos esenciales” de la infracción en ese caso tuvieron lugar en suelo estadounidense.

Alito también basó su decisión en parte en la cortesía internacional. Citando un informe de la Comisión Europea, señaló que si a cada país se le permitiera hacer cumplir su ley de marcas sobre la base de los efectos extraterritoriales, el sistema internacional de marcas “colapsaría”. Por lo tanto, ignoró la posición de la administración Biden, que había sugerido en un informe de un amigo de la corte que un enfoque basado en la confusión del consumidor en los Estados Unidos se apegaría mejor a la intención de la Ley Lanham y sería más consistente con el acero precedente. Es inusual que la corte acepte la opinión de un estado extranjero sobre la del poder ejecutivo sobre las implicaciones de política exterior de una interpretación authorized.

Opinión concurrente de Jackson

El juez Ketanji Brown Jackson proporcionó el quinto voto decisivo a favor de la opinión mayoritaria de Alito aplicando el estándar de “uso en el comercio”. Pero ella escribió una opinión concurrente por separado que establece que el estándar debe aplicarse ampliamente. En su opinión, “un ‘uso en el comercio’ no cesa en el lugar donde se coloca la marca por primera vez, o donde se vende por primera vez el artículo al que se coloca”. Durante el argumento oral, Jackson hizo una serie de preguntas hipotéticas sobre cómo se aplicaría la Ley Lanham si los estudiantes universitarios estadounidenses que estudian en Alemania trajeran a casa bolsas falsificadas fabricadas y vendidas en ese país. En su opinión concurrente, Jackson amplió eso y afirmó que si el estudiantes decidió revender las bolsas en los Estados Unidos, entonces el fabricante alemán puede ser responsable en virtud de la Ley Lanham porque las bolsas ahora se han colocado en el comercio nacional, aunque, como reconoció Jackson, el fabricante extranjero “nunca vendió las bolsas en los Estados Unidos o directamente en ellos”. En una nota a pie de página, Jackson también sugirió que un demandado extranjero puede ser responsable si sus productos infractores se venden en Estados Unidos a través de un sitio internet operado por un tercero, aunque no tenga management sobre esas ventas. En respuesta, Alito afirmó que este caso no proporciona la “ocasión para abordar los contornos precisos de” la frase “uso en el comercio”.

Voto concurrente de Sotomayor

En una opinión a la que se unieron el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, la jueza Elena Kagan y la jueza Amy Coney Barrett (sin duda, una alineación ideológica muy inusual), Sotomayor habría adoptado, de acuerdo con la posición de la administración Biden, la confusión del consumidor como enfoque. de la Ley Lanham. Desde este punto de vista, la conducta infractora que tuvo lugar en el extranjero entraría dentro del ámbito del estatuto siempre que los consumidores estadounidenses estuvieran confundidos. Sotomayor sostuvo que la mayoría tiene el estatuto al revés: en su opinión, la prohibición de la ley del “uso en el comercio” de marcas comerciales infractoras está diseñada para proteger a los consumidores estadounidenses de la confusión. Prevenir la confusión es el objetivo authorized remaining. En consecuencia, sería apropiado aplicar la Ley Lanham a la conducta extraterritorial que tiene los efectos prohibidos en los Estados Unidos.

Sotomayor escribió que la lectura de la ley por parte de la mayoría, al descartar la mayor parte de las infracciones extranjeras, frustra la clara intención del Congreso. También argumentó que su interpretación de la Ley Lanham habría sido más fiel a acero. En su opinión, la mayoría ha elaborado un tercer paso a la prueba de extraterritorialidad de dos pasos y ha convertido la prueba “en una prueba miope de solo conducta”.

Alcance incierto

El resultado remaining de Abitrón es que la Ley Lanham generalmente no cubre la conducta fuera de los Estados Unidos. En el futuro, será más difícil para los propietarios de marcas estadounidenses proteger sus derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. Pero existe una incertidumbre significativa con respecto al alcance del “uso en el comercio” a efectos de invocar la Ley Lanham. Los tribunales inferiores podrían aplicar la opinión de la mayoría de Alito para indicar que un acusado extranjero es responsable solo si vende productos directamente en o hacia los Estados Unidos. O bien, pueden adoptar la opinión de Jackson de responsabilizar a un demandado extranjero en función de lo que sucedió con el producto infractor después de que el demandado haya renunciado al management sobre él.