No pida a los jueces que sean arqueólogos

En respuesta a las peticiones de Google LLC (“Google”) y otros para entre partes revisión (“IPR”) de dos patentes propiedad de Parus Holdings, Inc. (“Parus”), la Junta de Apelación y Juicio de Patentes (“PTAB”) de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (“USPTO”) encontró una serie de afirmaciones obvias sobre el estado de la técnica. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal confirmó la decisión de la PTAB, arrojando luz adicional sobre los requisitos y las cargas de los titulares de patentes al responder a las solicitudes de derechos de propiedad intelectual.

Google impugnó determinadas reclamaciones de la patente de EE. UU. n.º 7.076.431 (“patente ‘431”) y la patente de EE. UU. n.º 9.451.084 (“patente ‘084”) (colectivamente, las “patentes impugnadas”). Estas patentes comparten la misma especificación que “descubre dos realizaciones preferidas: un sistema de navegador net basado en voz y un controlador de dispositivo activado por voz”. Las patentes impugnadas son continuación y prioridad de una solicitud de patente presentada el 4 de febrero de 2000 y publicada como US Patent Appl. 2001/0047262 (“Kurganov-262”). Kurganov-262 tiene la misma especificación que las patentes impugnadas.

En el IPR, Google afirmó que las afirmaciones impugnadas eran obvias según Kurganov-262 y la referencia del estado de la técnica WO 01/050453 a Kovatch (“Kovatch”). Kovatch se presentó el 12 de julio de 2001 y posiblemente tenía una fecha de prioridad tan temprana como el 4 de enero de 2000.

Parus afirmó que las patentes impugnadas tenían derecho a una fecha de prioridad del 31 de diciembre de 1999, que period anterior a Kovatch. En apoyo de su argumento, “Parus presentó aproximadamente 40 pruebas documentales con un whole de 1300 páginas” y “gráficos de reclamos que excedían las 100 páginas”. Sin embargo, “Parus solo citó mínimamente porciones pequeñas” y no proporcionó “explicaciones significativas” de estos materiales. Además, la PTAB encontró que Parus “incorporó indebidamente[d] [its] argumentos por referencia en su Respuesta y Sur-respuesta, en violación de 37 CFR § 42.6(a)(3)”.

Como resultado, la PTAB “se negó a considerar los argumentos y las pruebas de Parus” de que las patentes impugnadas tenían derecho a una fecha de prioridad anterior a la de Kovatch. Por lo tanto, la PTAB determinó que Kovatch es un estado de la técnica anterior a las patentes impugnadas.

Google también argumentó que una segunda referencia, “Kurganov-262… es estado de la técnica [to the challenged patents] porque la especificación no proporciona soporte de descripción escrita para todas las reivindicaciones cuestionadas de la patente ‘084 y la reivindicación 9 de la patente ‘431.” Bajo este argumento, estas reclamaciones no tendrían derecho a la fecha de presentación del 4 de febrero de 2000. La PTAB estuvo de acuerdo y determinó que Kurganov-262 period un estado de la técnica anterior a las patentes impugnadas porque las reivindicaciones impugnadas no podían reclamar prioridad sobre Kurganov-262.

Habiendo encontrado que Kovatch y Kurganov-262 eran estado de la técnica de varias reivindicaciones de las patentes impugnadas, la PTAB consideró que las reivindicaciones impugnadas no eran válidas como es obvio a la luz de este estado de la técnica. Parus apeló al Circuito Federal.

En la apelación, Parus argumentó que (1) la PTAB se equivocó al no considerar los argumentos y la evidencia de que las patentes impugnadas tenían derecho a una fecha de prioridad anterior a la de Kovatch y (2) la PTAB se equivocó al sostener que las reivindicaciones impugnadas carecían de respaldo de descripción escrita en Kurganov -262 y por lo tanto no tenían derecho a la fecha de prioridad de Kurganov-262.

Primero, el Circuito Federal consideró si la PTAB se equivocó al negarse a considerar los argumentos y las pruebas que Parus incorporó por referencia al argumentar que las invenciones cuestionadas eran anteriores a Kovatch. Una de las regulaciones relevantes relacionadas con la información de IPR es 37 CFR § 42.6 (a) (3), que establece que “los argumentos no deben incorporarse por referencia de un documento a otro documento”. Parus “no disputó que incorporó argumentos por referencia” en violación de esa regla. Por lo tanto, el Circuito Federal determinó que la PTAB no pudo haber abusado de su discreción al negarse a considerar argumentos presentados indebidamente.

Parus, sin embargo, argumentó que la PTAB estaba esencialmente obligada a considerar la evidencia independientemente de 37 CFR § 42.6(a)(3). Específicamente, Parus sostuvo que no estaba obligada a presentar escritos “que señalaran y explicaran las pruebas pertinentes del expediente”, y que la PTAB necesitaba “considerar[] todas las pruebas del expediente, independientemente de la forma en que se presenten”. Además, Parus argumentó que solo el peticionario tenía que cumplir con la regulación que exigía un “argumento de abogado específico y persuasivo”. Según Parus, ese requisito no se aplica al titular de la patente. Además, Parus “señala que los propietarios de patentes no están obligados a presentar una respuesta” en absoluto.

El Circuito Federal acordó que los propietarios de patentes no están obligados a responder a una petición de DPI. Pero una vez que el propietario elige responder, la respuesta debe “cumplir”.[y] con las reglas y regulaciones de la USPTO”, “incluyendo no incorporar materials por referencia” y proporcionando “una explicación detallada de la importancia de la evidencia, incluidos los hechos materiales”.

El titular de una patente que desea demostrar que su invención es anterior a una referencia del estado de la técnica “asume una carga temporal de producción” que “no se puede cumplir simplemente arrojando montañas de pruebas a la vista”. [PTAB] sin explicación o identificación de las partes relevantes de esa evidencia”. “Un resumen debe hacer que todos los argumentos sean accesibles a los jueces, en lugar de pedirles que jueguen a ser arqueólogos con el registro”. La Corte encontró que Parus no cumplió con su carga.

Además, el Circuito Federal recordó que la regla contra la incorporación de documentos por referencia tiene raíces políticas, como el objetivo de “minimizar la posibilidad de que se pase por alto un argumento” y “eliminar[] abusos que se derivan de la incorporación y combinación”. Por ejemplo, permitir que los propietarios de patentes incorporen por referencia “destriparía todos los límites de páginas” para ellos “manteniendo restricciones sobre los peticionarios”.

El Tribunal señaló que Parus podría haber utilizado las 3.000 palabras restantes de su límite y también podría haber solicitado espacio adicional para presentar sus argumentos. No lo hizo. Por lo tanto, el Circuito Federal afirmó la conclusión de que la PTAB estaba en su derecho de ignorar estos argumentos y determinar que Kovatch estaba en el estado de la técnica.

El segundo argumento de Parus gira en torno a si Kurganov-262 brinda apoyo descriptivo escrito para las reivindicaciones cuestionadas. 35 USC § 120 requiere que en un reclamo de prioridad a una solicitud anterior, “cada solicitud en la cadena que conduce a la solicitud anterior debe cumplir con el requisito de descripción escrita de 35 USC § 112”. Si no se encuentra tal respaldo, entonces las reivindicaciones impugnadas no pueden reivindicar prioridad sobre la solicitud de patente anterior, y la solicitud anterior se convierte en estado de la técnica anterior a dichas reivindicaciones.

Parus argumenta que la PTAB se excedió en su autoridad authorized y se equivocó al no encontrar ninguna descripción escrita que respaldara las reclamaciones impugnadas en Kurganov-262.

En primer lugar, Parus alega que la PTAB se extralimitó en su autoridad porque el alcance de los derechos de propiedad intelectual se limita a invalidar las reclamaciones basadas únicamente en los motivos § 102 y § 103. Google argumentó que Parus renunció a este argumento planteándolo solo en su Respuesta Preliminar y no en su Respuesta. Google también afirmó que el argumento no tiene fundamento.

El Circuito Federal estuvo de acuerdo con Google al afirmar que el propietario de una patente renuncia a un argumento en estas circunstancias. Además, Google planteó correctamente los motivos de invalidez en virtud del § 103 según lo permitido. Cuando Parus afirmó que Kurganov-262 no es un estado de la técnica al reclamar su prioridad, se permitió a la PTAB “determinar si las reivindicaciones impugnadas cumplían con el requisito de descripción escrita”.

En segundo lugar, Parus argumenta que Kurganov-262 brinda apoyo descriptivo escrito para las reivindicaciones impugnadas. El Circuito Federal encontró que la decisión de la PTAB estaba respaldada por pruebas sustanciales. A la PTAB se le permitió dar “más crédito a un testigo experto que a otro”. La decisión de la PTAB no fue irrazonable a la luz de la evidencia, incluido el texto sin formato de la especificación. Como resultado, el Circuito Federal afirmó que Kurganov-262 también period arte previo.

A la luz de estos hallazgos, el Circuito Federal confirmó los hallazgos de nulidad de la PTAB.

En resumen, este es un buen recordatorio de la importancia de hacer que sus argumentos sean fáciles de encontrar y comprender para los jueces. No es possible que pedirles a los jueces que sean arqueólogos y hurguen en montañas de documentos funcione a su favor, y en este caso, fue una violación de las reglas y regulaciones. Este caso también nos recuerda que cuando se busca reivindicar la prioridad de una patente anterior en una cadena de patentes relacionadas, debe ser capaz de identificar el respaldo de la descripción escrita en cada patente de esa cadena. De lo contrario, la patente anterior puede utilizarse como estado de la técnica frente a las posteriores.