Conciliación en disputas por palabras clave/marcas registradas

Por Jeffrey Pietsch

En 2006, se solicitó a los tribunales federales de distrito de todo el país que decidieran si la compra y el uso de palabras clave protegidas por marcas registradas para activar la publicidad en Web constituyen violaciones de marcas registradas según lo contemplado en la Ley Lanham. Desafortunadamente para los anunciantes, estas decisiones fueron inconsistentes. En 2007, esta tendencia continúa con el fallo del Distrito Este de Pennsylvania en JG Wentworth v. Settlement Funding, LLC, No. 06-0597 (ED Pa. 4 de enero de 2007). En JG Wentworth, el tribunal que se puso del lado de los anunciantes dictaminó que el uso de palabras protegidas por marcas registradas para generar publicidad en Web no viola la ley de marcas registradas.

JG Wentworth (“Wentworth”) y Settlement Funding (“Settlement”) son compañías financieras que se especializan en proporcionar pagos en efectivo inmediatos a cambio de los derechos a pagos futuros de liquidaciones estructuradas, anualidades y otros activos. El demandante, Wentworth, es el líder del mercado de este tipo de productos y posee marcas registradas que se promocionan intensamente a través de la televisión y la publicidad en Web. Wentworth demandó a Settlement por usar las marcas comerciales de Wentworth para atraer tráfico de Web al sitio internet de Settlement.

Settlement usó las marcas registradas de Wentworth de dos maneras. La primera forma en que Settlement utilizó las marcas registradas fue a través del programa AdWords de Google. Usando el motor de búsqueda de Web de Google, los usuarios de Web buscan en la base de datos de sitios internet de Google ingresando palabras clave. Con base en estas palabras clave, Google presenta una lista ordenada según la relevancia para el usuario. Luego, el usuario puede hacer clic en cualquier enlace del sitio internet que desee. Con el programa AdWords de Google, los anunciantes pueden realizar ofertas en determinadas palabras clave. Cuando la palabra clave del anunciante se ingresa en el motor de búsqueda, el enlace del anunciante a su sitio internet se muestra en la sección “Enlaces patrocinados” de la página internet. Cada vez que un usuario hace clic en este enlace, el anunciante paga una tarifa a Google. Settlement usó las palabras clave “JG Wentworth” y “Wentworth” para aumentar el tráfico a su sitio internet. Cada vez que un usuario ingresaba la palabra clave “JG Wentworth”, aparecía un enlace patrocinado que publicitaba el sitio internet de Settlement junto con los demás resultados de búsqueda. Wentworth sostuvo que el uso por parte del Acuerdo de la marca comercial JG Wentworth de esta manera infringió los derechos de marca comercial del demandante.

La segunda forma en que Settlement usó las marcas comerciales de Wentworth fue en la parte de palabras clave de las metaetiquetas de Settlement en su sitio internet. Las metaetiquetas son códigos ocultos incrustados en sitios internet para ayudar a los motores de búsqueda a determinar la relevancia de las páginas internet para determinados términos de búsqueda. Wentworth afirmó que Settlement usó las marcas registradas del demandante en sus etiquetas meta para aumentar el tráfico a su sitio internet cada vez que se buscaba el término “JG Wentworth”. Cada vez que un usuario ingresaba “JG Wentworth” en un motor de búsqueda, aparecían enlaces a Settlement en los resultados de la búsqueda. Wentworth también afirmó que este uso de las marcas de Wentworth infringe sus derechos de marca registrada.

Con base en estos usos, Wentworth demandó a Settlement por confundir intencionalmente a los clientes y desviar a los clientes potenciales de su sitio internet al sitio de Settlement. Wentworth afirmó que el demandado no solo estaba robando clientes, sino que el Acuerdo estaba erosionando el carácter distintivo de la marca de Wentworth, lo que provocó la pérdida de ganancias para Wentworth.

Para determinar si hubo una violación de marca registrada, Wentworth necesitaba establecer que (1) la marca es legalmente protegible; (2) la marca es propiedad de Wentworth; y (3) es possible que el uso de la marca por parte del Acuerdo genere confusión con respecto al origen de los bienes y servicios. El problema en este caso se centró en el tercer punto, específicamente, si el Acuerdo usó la marca en el comercio y si ese uso creó confusión en el consumidor.

El tribunal primero abordó si la compra y el uso de una palabra clave protegida por marca registrada para activar la publicidad en Web constituye un uso en el comercio según lo contemplado por la Ley Lanham. Los tribunales se han dividido sobre este tema. Algunos tribunales han tomado la posición de que no puede haber responsabilidad a menos que una marca comercial se use de una manera que identifique los productos y servicios. (Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F. Comp. second 734, 757 (ED Mich. 2003)). Dado que las metaetiquetas y el programa Google AdWords son invisibles para el público y no identifican el origen de los productos, no puede haber “uso” de la marca comercial.

Otros tribunales han adoptado el enfoque opuesto sobre este tema. Al examinar un problema related relacionado con el programa AdWords de Google, un tribunal de distrito de Nueva Jersey sostuvo que el uso de esta tecnología cumplía con el requisito de “uso”. (Comprar para el hogar, LLC v. Humble Abode, LLC, 2006 WL 3000459 (DNJ 20 de octubre de 2006)). El tribunal razonó que la compra de la marca comercial de otra persona para activar la publicidad period un “uso” porque implicaba una compra en el comercio basada en el valor de la marca comercial de otra persona mientras se utilizaba para activar la publicidad de bienes y servicios. Al ponerse del lado de la corte de Nueva Jersey, la presente corte encontró que los usos de las marcas registradas de Wentworth por parte del Acuerdo constituían un “uso” bajo la Ley Lanham.

Al determinar que hubo un uso de la marca, el tribunal tuvo que determinar si ese uso creaba un riesgo de confusión. Existe riesgo de confusión cuando “los consumidores que ven la marca probablemente supongan que el producto o servicio que representa está asociado con la fuente de un producto o servicio diferente identificado por una marca related”. (Checkpoint Sys., Inc. contra Examine Level Software program Techs., Inc., 269 F.3d 270, 280 (3d Cir. 2001)). Los tribunales han razonado que la confusión de interés inicial es procesable bajo la Ley Lanham. La confusión de interés inicial ocurre cuando un competidor engaña a un comprador potencial para que tenga un interés inicial en los productos del competidor al usar la marca comercial de otro. Esta confusión es procesable incluso si la confusión en cuanto a la fuente de los bienes se disiparía en el momento de la venta de los bienes.

El tribunal en este caso reconoció una opinión del Tercer Circuito que no aplicó la confusión de interés inicial a las metaetiquetas y rechazó un argumento del Noveno Circuito que encontró que la confusión ocurre porque el usuario de la internet es “dirigido” a ciertos sitios internet. El tribunal sostuvo que, como cuestión de derecho, el uso de Google AdWords y metaetiquetas no generaba ningún riesgo de confusión procesable. El tribunal basó esta decisión en la creencia de que los usuarios eligen entre los resultados de búsqueda que se les presentan. Los usuarios no son forzados o “dirigidos” a sitios particulares y, por lo tanto, no existe confusión de interés inicial.

Dado que el tribunal no pudo encontrar una probabilidad de confusión del consumidor por el uso de las marcas registradas de Wentworth por parte del Acuerdo, el tribunal falló a favor del Acuerdo. Aunque los tribunales han ido y venido en estos temas, el Distrito Este de Pensilvania fue el primer tribunal en dictaminar como cuestión de derecho que incluso si las marcas comerciales del demandante se utilizan para activar anuncios o resultados de búsqueda, el demandante perderá si las marcas comerciales no son desplegado. A pesar de este fallo, los tribunales todavía están muy divididos sobre este tema y seguirán así hasta que la Corte Suprema falle.

Jeff Pietsch es asociado de los grupos de negocios, valores y transacciones comerciales y propiedad intelectual de Weintraub Genshlea Chediak Tobin & Tobin. Jeff enfoca su práctica en la representación de empresas públicas y privadas.