PTAB determina que el peticionario no reveló la relación con la parte actual en garantías de interés sanciones monetarias sustanciales

En Ventex Co., Ltd. contra Columbia Sportswear North America, Inc.IPR2017-00651 (PTAB 12 de abril de 2023) (por curiam), la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes (la “Junta”) encontró que el peticionario Ventex Co., Ltd. (“Ventex) no reveló la existencia de un acuerdo con una parte interesada actual prescrita retrasó innecesariamente el procedimiento y otorgó más de $32,000 en sanciones al propietario de la patente Columbia Sportswear North America, Inc. (“Columbia”).

En el caso, Columbia presentó una Moción de Sanciones solicitando los honorarios de los abogados y los costos incurridos después de que comenzó el descubrimiento del asunto. Como parte de la sesión informativa, Columbia sostuvo que debido a que las peticiones de Ventex habían prescrito de conformidad con 35 USC § 315(b), la Junta no debería haber instituido la entre partes revisiones (“DPI”). La Junta estuvo de acuerdo con Columbia y emitió una Orden desestimando las peticiones, desocupando la institución y rescindiendo los DPI. La Junta encontró que Seirus Progressive Equipment, Inc. (“Seirus”) debería haber sido identificado como un privado de Ventex y una parte interesada actual, y la Junta debería haber negado las Peticiones por extemporáneas antes de instituir los DPI.

En apoyo de su argumento, Columbia se basó en dos acuerdos entre Ventex y Seirus, un Acuerdo de Proveedor de 2013 y un Acuerdo de Fabricación Exclusiva de 2016. Con base en estos acuerdos, la Junta encontró que Ventex y Seirus compartían una relación comercial preexistente y un interés mutuo en invalidar las patentes sujetas a los DPI. La Junta también citó pagos vinculados al Acuerdo de Fabricación Exclusiva como respaldo para su conclusión de que Ventex actuó como representante de Seirus y los pagos sugirieron un “vínculo inextricable” entre Seirus y la financiación de los DPI, que Ventex pudo haber tenido dificultades para financiar en su propio. En consecuencia, la existencia del Acuerdo de Fabricación Exclusiva, que Columbia obtuvo solo después de lograr un descubrimiento adicional de Ventex, fue elementary para determinar que Seirus period una verdadera parte interesada y privada de Ventex.

La Junta podrá imponer sanciones, por ejemplo, por “[f]falta de cumplimiento de una regla u orden aplicable en el proceso;” “[m]es representación de un hecho;” “[a]autobús de descubrimiento;” o “[a]cualquier otro uso indebido del procedimiento, incluidas las acciones que acosan o causan una demora innecesaria o un aumento innecesario en el costo del procedimiento”. 37 CFR §§ 42.12(a)(1), (3), (5), (7). Las sanciones pueden incluir una “orden que disponga los gastos compensatorios, incluidos los honorarios de los abogados”. 37 CFR § 42.12(b)(6). Cualquier sanción impuesta a una parte debe (1) “tener una relación razonable con la gravedad de la infracción”; (2) “asegurar el cumplimiento de las reglas de la Junta”; (3) disuadir a otros de participar en una conducta related; y (4) “si corresponde, indemnizar a la parte agraviada”.

En apoyo de su moción, Columbia presentó tres razones para justificar las sanciones. Primero, Columbia alega que “[t]No hay una explicación inocente para la decisión de Ventex de retener 2,000 páginas de comunicaciones sobre el acuerdo de financiación de su producción de documentos mientras tergiversa afirmativamente que la producción contiene todas sus comunicaciones con Seirus ubicadas después de una búsqueda exhaustiva. En segundo lugar, Columbia alega que debido a que Ventex tenía el deber de preservar los documentos al menos en octubre de 2016, cuando contrató a su abogado para presentar los derechos de propiedad intelectual, la destrucción posterior por parte de Ventex del Acuerdo de Fabricación Exclusiva y los correos electrónicos relacionados de un exempleado equivalía a la expoliación de evidencia relevante. . En tercer lugar, Columbia alega que el testigo corporativo de Ventex hizo declaraciones falsas bajo juramento en su declaración al negar la existencia del Acuerdo de Fabricación Exclusiva elaborado posteriormente.

En respuesta, Ventex argumentó que implementó las debidas suspensiones de litigios a partir de mayo de 2017 y presentó voluntariamente documentos en octubre de 2018 que no estaban cubiertos por las solicitudes de Columbia y, por lo tanto, no ocultó pruebas. Ventex también argumentó que no destruyó evidencia, que incluye correos electrónicos del exempleado que negoció el Acuerdo de Fabricación Exclusiva porque ese empleado eliminó todos los correos electrónicos en el curso regular del negocio antes de dejar la empresa. Ventex sostiene además que los “fallos de memoria” de sus testigos “no son motivo de sanciones”.

Sin embargo, la Junta determinó que el hecho de que Ventex no revelara la existencia del Acuerdo de Fabricación Exclusiva por escrito, ya sea en documentos, respuestas interrogatorias o el testimonio de su representante, “causa[d] demora innecesaria o un aumento innecesario en el costo del proceso”. La Junta razonó que la demora en producir el Acuerdo por escrito causó daño de dos maneras. Primero, Columbia presentó (y la Junta decidió) mociones de descubrimiento adicional sin el beneficio de todos los hechos pertinentes. En segundo lugar, los testigos de Ventex, quienes residen fuera de los Estados Unidos, debían declarar por segunda vez para asegurar el testimonio relacionado con la verdadera relación contractual entre Seirus y Ventex. Estas demoras innecesarias, y el aumento asociado en los honorarios y costos de los abogados, podrían haberse evitado si Ventex hubiera presentado rápidamente el Acuerdo escrito de sus propios archivos, obtenido una copia de Seirus una vez que se dio cuenta de que Ventex no retuvo el Acuerdo o producido un testigo con conocimiento adecuado de la existencia del Acuerdo escrito. Finalmente, aunque la Junta no determinó que el testigo de Ventex mintió a sabiendas cuando no reconoció la existencia del Acuerdo de Fabricación Exclusiva por escrito durante su primera declaración, la Junta concluyó que al menos tergiversó un hecho clave, proporcionando más apoyo para un laudo. de sanciones

Por lo tanto, la Junta determina que dada la conducta indebida de Ventex, Columbia indiscutiblemente sufrió daños como resultado porque la demora en obtener el Acuerdo de Fabricación Exclusiva requirió que Columbia gastara tiempo y esfuerzo innecesarios relacionados con las mociones para obligar a Ventex a presentar pruebas. En otras palabras, si no hubiera sido por la conducta de Ventex, las mociones de descubrimiento adicional de Columbia no habrían sido necesarias.

En cuanto a la cantidad, la Junta sostuvo que Ventex no disputó que $32,761 refleja una cantidad apropiada de sanciones en caso de que la Junta decide una conducta sancionable por parte de Ventex. Además, la Junta sostuvo que una sanción de $32,761 es suficiente para garantizar el cumplimiento de sus reglas y disuadir a otras partes de participar en una conducta related. Por lo tanto, la Junta otorgó a Columbia $32,761 en sanciones.

Este caso es un fuerte recordatorio para ser diligentes y directos tanto en el descubrimiento como en la divulgación de posibles partes interesadas reales. De lo contrario, además de perder un DPI, una parte puede estar sujeta a sanciones sustanciales.