Una thought en su lugar: por encima de la ley

Hay una larga historia de empresas que trabajan con diseñadores e ingenieros independientes para ayudar a impulsar sus esfuerzos de innovación. La mayoría de las veces, todo sale bien. El contratista independiente recibe un pago por su esfuerzo y la empresa puede lanzar y comercializar un producto mejor que el planeado originalmente. A veces, sin embargo, las cosas no salen tan bien. Ya sea que se trate de una disputa sobre qué parte obtiene el crédito por qué, o más probablemente una disputa sobre la distribución de dinero relacionada con el esfuerzo, la relación comercial siempre puede torcerse. Y cuando ese escenario se desarrolla y conduce a un litigio que involucra preguntas interesantes sobre la invención, el caso se vuelve digno de nuestra atención.

Uno de esos casos se está desarrollando: un caso del Distrito Central de California que involucra collares cervicales fabricado por una empresa islandesa de dispositivos médicos, Össur. Össur se puso en contacto con el demandante, un consultor de desarrollo de productos y diseño con sede en California llamado Wayne Calco, después de su éxito al patentar diseños de collares cervicales para dos de sus competidores. Össur y Calco celebraron un acuerdo mediante el cual Calco recibiría “honorarios de consultoría y regalías en función de las ventas de Össur de productos que incorporan tecnología de las patentes en las que el Demandante fue nombrado inventor o co-inventor antes de celebrar el Acuerdo”. Se incluyeron dos pagos por adelantado, el que se debía en el momento de la firma, el único que terminó pagando Össur. Se produjo un litigio, con Össur presentando una moción para desestimar que fue denegada recientemente por el Excmo. Cormac J. Carney.

En su decisión, Carney señala que el collarín cervical “Miami JS” de Össur “utiliza características basadas en los conceptos de ajuste de esternón y lengüetas de ajuste repetibles del demandante”. El tribunal también señaló que Össur había presentado una serie de solicitudes de patentes relacionadas con varias características del collarín cervical, al menos una de las cuales nombraba a Calco como co-inventor. Sin embargo, en el momento en que finalizó el acuerdo entre Calco y Össur, “el collarín cervical ajustable en el que estaba trabajando la Demandante y que finalmente se convirtió en el Miami JS todavía estaba en la fase de diseño y desarrollo, el costo de producción y la revisión del diseño del collarín no habían terminado. completado, y el collar no estaba listo para la producción.” Para 2019, el JS de Miami estaba a la venta, pero a Calco nunca se le pagó el pago del segundo hito de $ 20,000 que supuestamente se le debía, que se suponía que se activaría una vez que se alcanzara un hito de desarrollo en explicit. Luego, Calco se reunió con un ejecutivo de Össur para quejarse de que Miami JS incorporó su “concepto de ajuste de esternón”, pero fue rechazado en su intento de obtener el pago.

En lugar de pagarle a Calco, Össur hizo algunos ajustes a sus solicitudes de patentes pendientes con respecto a las reivindicaciones dirigidas a las realizaciones de Sternum Adjustment descritas en sus respectivas especificaciones. Calco finalmente demandó por incumplimiento de contrato, en parte basado en la thought de que se le debían regalías por las ventas del collar JS de Miami “basado en la emisión de la patente ‘374, que cubre la función de ajuste de esternón”. Össur hizo una moción para desestimar la demanda en su totalidad, pero Carney hizo un trabajo rápido con sus argumentos para la desestimación en su decisión de denegar la moción.

Si bien la mayoría de los argumentos de Össur para el despido fueron rechazados sin mucha elaboración por parte de Carney, la decisión del tribunal sobre el reclamo de Calco para la corrección de la invención en una de las patentes emitidas por Össur tiene más carne para que rumiamos. En una parte relevante, Calco alegó “que concibió o contribuyó a la concepción de lo que la reivindicación 5 de la patente ‘633 llama ‘el agarre’, que es ‘una estructura sólida en forma de lengüeta que es un punto de contacto obvio incorporado y que sobresale del centro de la parte delantera del soporte intermedio,’ en el que ‘[t]El usuario del Miami JS o su médico coloca un dedo y/o el pulgar y lo mueve para ajustar suave y ordenadamente la altura del soporte de la barbilla en lugar de agarrar el conjunto del soporte de la barbilla para ajustar su altura”. Calco alegó además ” que el 28 de septiembre de 2016 se reunió con el empleado de Össur, Chris Webster, quien es co-inventor de la patente ‘633, y le explicó a Webster el concepto y la necesidad de la empuñadura y dibujó a mano bocetos de la empuñadura”. Después de la reunión, “tomó una foto de los bocetos del agarre que hizo para Webster en su reunión y le envió las fotos por correo electrónico a Webster durante la reunión”. Össur argumentó que estas alegaciones eran insuficientes para hacer una afirmación believable de que se debería corregir la inventiva. En explicit, Össur argumentó que Calco no había logrado establecer que su concepto de agarre “fuera cualitativamente significativo”. Pero el tribunal no estuvo de acuerdo, citando la sentencia del Circuito Federal de 1997 Fina decisión que sostiene que “no existe un límite inferior explícito sobre la cantidad o la calidad de la contribución inventiva requerida para que una persona califique como inventor conjunto. Más bien, una invención conjunta es simplemente el producto de una colaboración entre dos o más personas que trabajan juntas para resolver el problema abordado”. Dicho de otro modo, el listón para calificar como co-inventor es figurativamente lo suficientemente bajo como para desafiar incluso al concursante de limbo más versatile.

En última instancia, la disputa entre Calco y Össur es un recordatorio no solo para las empresas, sino también para los contratistas independientes que contratan, de las reglas relativas a la coinvención, así como de la importancia de tener acuerdos contractuales que sean claros sobre las obligaciones y responsabilidades de cada parte. tiene con respecto a la colaboración. Al mismo tiempo, el caso también nos recuerda el listón relativamente bajo establecido por el Circuito Federal en términos del nivel de contribución que debe hacer un co-inventor para obtener el derecho authorized a ese estatus. Como mínimo, el caso Calco muestra que el proceso de determinación del crédito de inventor para una invención concebida conjuntamente puede estar sujeto a opiniones divergentes. Para evitar litigios, por lo tanto, corresponde tanto a las empresas como a los consultores que contratan asegurarse de guardar cada thought en su lugar.

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Gaston Kroub vive en Brooklyn y es socio fundador de Kroub, Silbersher y Kolmykov PLLCuna boutique de litigios de propiedad intelectual, y Markman Advisors LLC, una consultoría líder en temas de patentes para la comunidad inversora. La práctica de Gaston se enfoca en litigios de propiedad intelectual y asesoría relacionada, con un fuerte enfoque en asuntos de patentes. Puedes localizarlo en gkroub@kskiplaw.com o síguelo en Twitter: @gkroub.