Las reglas para impugnar patentes pueden relajarse

Un entre partes revisión (IPR) es un procedimiento en la Junta de Apelaciones y Pruebas de Patentes (PTAB) mediante el cual una patente de EE. UU. puede ser impugnada en la Oficina de Patentes y Marcas (PTO). Aunque una patente puede impugnarse en un tribunal de distrito federal, un DPI es un procedimiento más expedito y menos costoso que un litigio en un tribunal federal. Un IPR es como un mini-juicio, ya que la Junta debe tomar una decisión dentro de un año. Por lo tanto, un DPI es un método útil para que un demandado en un litigio de patente invalide la patente en cuestión.

Cualquier persona que no sea el titular de la patente puede presentar una petición de DPI, impugnando la patentabilidad de cualquier reivindicación de una patente emitida. En basic, no se puede presentar una petición hasta por lo menos nueve meses después de la concesión de la patente. Si un demandado en una demanda por infracción de patente quiere impugnar la patente, la petición debe presentarse dentro de un año de la notificación de la demanda.

Una solicitud de DPI solo puede basarse en motivos de anticipación u obviedad y solo en el estado de la técnica consistente en patentes y publicaciones impresas. El peticionario debe demostrar que es razonablemente possible que prevalezca en al menos uno de los reclamos impugnados. Si se cumplen estos requisitos, la PTAB tiene la discreción de conceder la petición (es decir, instituir un DPI) o denegar la petición. Esta decisión es inapelable.

El procedimiento de DPI fue establecido por la Ley de Invenciones de Estados Unidos. De conformidad con la AIA, la decisión de instituir un DPI debe tomarla el Director de la PTO. El Director ha delegado esa facultad en el PTAB, si bien el Director puede revocar la decisión del Directorio.

Los estatutos no abordan cómo debe manejarse el proceso cuando el demandado en una demanda por infracción de patente presenta una petición de derechos de propiedad intelectual que impugna la patente. Los demandados frecuentemente presentan peticiones de DPI y buscan suspender el litigio en espera del resultado de los DPI. Al intentar abordar esta situación, en 2019 y 2020, el Director designó dos decisiones de la PTAB como precedentes. Un caso sostuvo que la Junta debería denegar la institución de un DPI si el litigio se encontraba en una etapa avanzada. El otro caso proporcionó seis factores que la Junta debería considerar para determinar si instituir un DPI mientras el litigio estaba pendiente. Esos factores, denominados Fintiv instrucciones, son: si el tribunal ha concedido, o puede conceder, una suspensión, la proximidad de la fecha del juicio, la participación de las partes y del tribunal en el litigio, la superposición entre las cuestiones planteadas en el DPI y en el litigio, si el peticionario es el demandado en el litigio, y cualquier otra circunstancia, incluido el fondo del caso. En 2022, el Director modificó la Fintiv instrucciones en varios aspectos, incluida la falta de énfasis en la etapa avanzada del litigio.

En 2020, Apple, Cisco, Google, Intel y Edwards Lifesciences demandaron al director de la PTO en virtud de la Ley de procedimiento administrativo. Los demandantes alegaron que las instrucciones de la institución del Director eran inapropiadas, contrarias a los estatutos, arbitrarias y caprichosas, y que no se promulgaron a través de un proceso normativo de notificación y comentario. Según los demandantes, las instrucciones de la institución del Director resultaron en la denegación de demasiadas solicitudes de DPI. El PTO movió para desestimar la demanda, alegando que los demandantes carecían de legitimación activa y que las decisiones del Director no eran revisables. El tribunal de distrito sostuvo que los demandantes tenían legitimación activa, pero concedió la moción de desestimación.

En Apple contra Vidal (13 de marzo de 2023), el Circuito Federal confirmó la desestimación de la corte de distrito de los dos primeros reclamos de los demandantes, sosteniendo que las instrucciones de la Directora delegando su autoridad no eran revisables. En cuanto al tercer reclamo, la corte de apelaciones confirmó la decisión de que al menos Apple tenía legitimación para presentar la impugnación. Apple había sido parte del Fintiv caso, y su solicitud de derechos de propiedad intelectual fue denegada por motivos que son objeto de Fintiv instrucciones. El tribunal determinó que “Apple es un jugador que repite… en una escala muy grande” y había presentado peticiones de derechos de propiedad intelectual que habían sido denegadas en base a la Fintiv instrucciones. El tribunal determinó que period posible que se cambiaran las instrucciones de la institución, en beneficio de Apple, si se seguía el proceso de elaboración de normas de notificación y comentarios.

El tribunal de apelaciones revocó la desestimación de la tercera demanda, sosteniendo que la impugnación de los demandantes sobre la base de que el Director no utilizó un proceso de elaboración de normas de notificación y comentarios period revisable. El tribunal ordenó la devolución de esta demanda para que el tribunal de distrito decidiera la impugnación sobre el fondo.